不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的審查審理丨《商標(biāo)審查審理指南》重點(diǎn)問(wèn)題一問(wèn)一答

為便利社會(huì)公眾和商標(biāo)從業(yè)人員更好地理解《商標(biāo)審查審理指南》（下稱(chēng)《指南》），回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局特就《指南》制定過(guò)程中重點(diǎn)問(wèn)題整理了一問(wèn)一答。

《指南》下編第二章為“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的審查審理，該章為適應(yīng)《商標(biāo)法》第四次修改新增的內(nèi)容，在《指南》制定過(guò)程中受到國(guó)內(nèi)外各方的高度關(guān)注，現(xiàn)就相關(guān)問(wèn)題解讀如下：

問(wèn)：增加“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”審查審理標(biāo)準(zhǔn)的背景？

答：為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，解決商標(biāo)注冊(cè)實(shí)踐中出現(xiàn)的突出問(wèn)題，更有效地遏制商標(biāo)惡意注冊(cè)，2019年4月23日第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)決定對(duì)《商標(biāo)法》作出修改，在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定。

為落實(shí)《商標(biāo)法》第四次修訂，規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2019年10月制定發(fā)布了《規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為若干規(guī)定》（國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)），對(duì)判斷商標(biāo)是否屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的考慮因素予以細(xì)化。

為適應(yīng)《商標(biāo)法》的修訂完善，堅(jiān)決打擊不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，商標(biāo)局總結(jié)新《商標(biāo)法》頒布實(shí)施近兩年來(lái)的審查審理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在廣泛征求各界意見(jiàn)基礎(chǔ)上，制定本章，明確“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”審查審理的標(biāo)準(zhǔn)。

問(wèn)：本章的起草思路是什么？

答：本章在起草時(shí)遵循以下幾點(diǎn)思路：

一是配合《商標(biāo)法》最新修改，明確“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)”的釋義、適用要件、考慮因素和適用情形，并嵌入典型案例，增強(qiáng)指引性和說(shuō)理性。

二是統(tǒng)一商標(biāo)審查、異議、評(píng)審等審查審理實(shí)踐，明確審查及審理各環(huán)節(jié)適用的考慮因素，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)適用一致性和個(gè)案原則的有機(jī)統(tǒng)一。

三是總結(jié)商標(biāo)審查審理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，反映、鞏固、確認(rèn)和發(fā)展商標(biāo)注冊(cè)審查審理最新工作成果。

問(wèn)：“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)”和“傍名牌”“蹭熱點(diǎn)”等惡意注冊(cè)行為有什么區(qū)別，如何判斷“不以使用為目的”和“惡意”？

答：我國(guó)《商標(biāo)法》法律條文中，沒(méi)有關(guān)于“惡意”的定義，打擊商標(biāo)惡意注冊(cè)相關(guān)規(guī)定散見(jiàn)在《商標(biāo)法》第四條、第七條、第十五條、第十九條、第三十二條、第四十四條等多個(gè)條款中。一般認(rèn)為，商標(biāo)惡意注冊(cè)行為按照所侵犯利益劃分，大致可以分為兩種類(lèi)型：一類(lèi)是商標(biāo)惡意搶注行為，即“傍名牌”“蹭熱點(diǎn)”以及搶注公眾人物姓名等以損害或者攀附他人商譽(yù)、民事權(quán)利與合法權(quán)益為核心特征的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)行為；另一類(lèi)是“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”行為，即“批量申請(qǐng)”“圈占資源”等以擾亂或沖擊商標(biāo)注冊(cè)與管理秩序?yàn)楹诵奶卣鞯纳虡?biāo)注冊(cè)申請(qǐng)行為。

兩種類(lèi)型的商標(biāo)惡意注冊(cè)行為既有區(qū)分，也有關(guān)聯(lián)?！吨改稀访鞔_《商標(biāo)法》第四條第一款中的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”是指“申請(qǐng)人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，而提交大量商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，缺乏真實(shí)使用意圖，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為”。“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，與“惡意搶注”中的“惡意”并不相同?！鞍啤薄安錈狳c(diǎn)”等商標(biāo)惡意搶注行為，如僅損害特定主體的民事利益不涉及損害公共利益的，應(yīng)適用相對(duì)理由條款予以規(guī)制，不屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”規(guī)制情形。當(dāng)然，如果惡意搶注商標(biāo)數(shù)量較大，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的，則應(yīng)同時(shí)適用《商標(biāo)法》第四條第一款予以規(guī)制。

所謂 “不以使用為目的”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為是指申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，既無(wú)實(shí)際使用商標(biāo)的目的，也無(wú)準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無(wú)實(shí)際使用商標(biāo)可能性?！渡虡?biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的商標(biāo)囤積等惡意申請(qǐng)行為，其不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的不以使用為目的的“惡意”。

問(wèn)：提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)需要提交使用證據(jù)嗎？如何理解本章中列舉的不適用《商標(biāo)法》第四條的兩種例外情形？

答：依據(jù)《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，我國(guó)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)采取注冊(cè)取得原則，不以使用為前提。提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)一般并不要求提交商標(biāo)使用證據(jù)或者說(shuō)明使用意圖。

《商標(biāo)法》第四條第一款的立法意圖在于規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請(qǐng)、囤積注冊(cè)等行為和增強(qiáng)注冊(cè)申請(qǐng)人的使用義務(wù)?！吨改稀访鞔_“申請(qǐng)人基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)”“申請(qǐng)人為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)”兩種情形不適用《商標(biāo)法》第四條。所謂“基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)”，主要指商標(biāo)注冊(cè)人在其主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的商品或者服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)與其核心品牌相同或者近似的商標(biāo)，以防止他人攀附或者污損其在主營(yíng)業(yè)務(wù)、核心品牌上已經(jīng)形成的商譽(yù)。所謂“為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)”，主要考慮到實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中，相關(guān)商品或者服務(wù)從商業(yè)策劃到實(shí)際宣傳、推廣、投入市場(chǎng)存在一定的時(shí)間差，部分市場(chǎng)主體有提前布局商標(biāo)注冊(cè)、預(yù)防可能的商標(biāo)搶注或者規(guī)避侵犯在先權(quán)益的需求，故允許申請(qǐng)人適量申請(qǐng)相關(guān)商標(biāo)。

在此尤其需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然《指南》對(duì)上述兩種行為給予了一定程度的認(rèn)定，但這一認(rèn)可是有限度的，無(wú)論哪種情形申請(qǐng)商標(biāo)都必須適量。超出合理且必要限度地大量申請(qǐng)無(wú)真實(shí)使用意圖商標(biāo)的過(guò)度防御、過(guò)度儲(chǔ)備行為，盡管不以轉(zhuǎn)讓牟利為目的，但同樣占用了大量商標(biāo)和行政資源，也屬于擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為，依然可以依法認(rèn)定屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)”。

問(wèn)：“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)”包括哪些情形？為什么規(guī)定有的情形主要適用于異議與評(píng)審程序？

答：《指南》明確了十種情形屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)”，包括：

（1）商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求，缺乏真實(shí)使用意圖，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的；

（2）大量復(fù)制、摹仿、抄襲多個(gè)主體在先具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的；

（3）對(duì)同一主體具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著性的特定商標(biāo)反復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的；

（4）大量申請(qǐng)注冊(cè)與他人企業(yè)字號(hào)、企業(yè)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)、電商名稱(chēng)、域名，有一定影響的商品名稱(chēng)、包裝、裝潢，他人知名并已產(chǎn)生識(shí)別性的廣告語(yǔ)、外觀設(shè)計(jì)等商業(yè)標(biāo)識(shí)相同或者近似標(biāo)志的；

（5）大量申請(qǐng)注冊(cè)與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱(chēng)、他人知名并已產(chǎn)生識(shí)別性的美術(shù)作品等公共文化資源相同或者近似標(biāo)志的；

（6）大量申請(qǐng)注冊(cè)與行政區(qū)劃名稱(chēng)、山川名稱(chēng)、景點(diǎn)名稱(chēng)、建筑物名稱(chēng)等相同或者近似標(biāo)志的；

（7）大量申請(qǐng)注冊(cè)指定商品或服務(wù)上的通用名稱(chēng)、行業(yè)術(shù)語(yǔ)、直接表示商品或服務(wù)的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等缺乏顯著性的標(biāo)志的；

（8）大量提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并大量轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，且受讓人較為分散，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的；

（9）申請(qǐng)人有以牟取不當(dāng)利益為目的，大量售賣(mài)，向商標(biāo)在先使用人或者他人強(qiáng)迫商業(yè)合作、索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者侵權(quán)賠償金等行為的；

（10）其他可以認(rèn)定為有惡意的申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)行為的情形。

上述情形中所指的“數(shù)量巨大”“大量”需要結(jié)合申請(qǐng)人情況、所申請(qǐng)商標(biāo)情況等因素進(jìn)行綜合判斷。

情形（3）反復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)的行為如屬于《商標(biāo)法》其他條款規(guī)制的惡意注冊(cè)情形的，應(yīng)適用其他條款。其余情形如果同時(shí)違背了《商標(biāo)法》其他條款的，應(yīng)當(dāng)一并適用其他條款。

《指南》規(guī)定，（3）、（9）兩類(lèi)情形主要適用于商標(biāo)異議與評(píng)審程序，其主要考慮是：一方面，（3）、（9）兩種情形一般需要結(jié)合在案實(shí)際證據(jù)進(jìn)行判斷，但商標(biāo)注冊(cè)審查通常是基于商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)文件進(jìn)行的主動(dòng)、單方行為，沒(méi)有舉證、質(zhì)證環(huán)節(jié)，異議和評(píng)審程序則可以給予被請(qǐng)求一方充分的申辯機(jī)會(huì)，并保障相關(guān)當(dāng)事人的程序利益；另一方面，“主要適用于異議與評(píng)審程序”也并未完全排除上述兩種情形在審查階段適用，商標(biāo)注冊(cè)審查環(huán)節(jié)可以根據(jù)在審查中發(fā)現(xiàn)的案件線(xiàn)索，予以綜合考慮。